试论发明专利申请公开方式的选择
作者：马海花 黄幼陵 出处：《电子知识产权》杂志 时
间：2005-9-6 16:54:00
四川大学 马海花 黄幼陵
我国的专利有三种类型：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。一项发明创造必须经过法定程序审查后，才能确定是否授予专利权。我国和世界上大多数国家均采用先申请原则，对实用新型、外观设计专利实行形式审查，对发明专利实行早期公开和延迟审查制。即实用新型和外观设计专利申请经过形式审查后，国务院专利行政部门就作出授予或不授予专利权的决定，而对于发明专利申请，不仅要进行形式审查，而且要将其申请文件公开后再进行实质审查，国务院专利行政部门经实质审查后才作出是否授予专利权的决定。根据我国专利法的规定，申请人对发明专利申请文件的公开方式有一定的选择权。本文就申请人怎样选择发明专利申请的公开方式作一探讨。
一、
发明专利申请公开的含义和方式
发明专利申请公开从广义上讲是在授予专利权之前，让公众知晓该专利申请的技术内容，可通过出版物公开、使用公开和其他方式公开。其他方式公开主要指口头公开，例如口头交谈、报告、讨论会发言、广播或电视等使公众得知技术内容。从狭义上讲是指授予专利权前，通过出版物的形式，公开专利申请的技术内容。出版物不仅包括各种印刷的、打字的纸件，如学术论文、书籍、科技杂志、报纸、产品目录，还包括各种缩微胶片、影片、磁带、唱片和光盘等。本文主要讨论狭义上的公开。
按照公开发明专利申请的主体不同，可将发明专利申请的公开方式分为自行公开和国务院专利行政部门公开两类。自行公开指专利申请人采用出版物方式，由其本人主动向社会公开（通常以发表论文方式）；国务院专利行政部门公开是指该部门将发明专利申请的请求书、说明书及其摘要，说明书附图和权利要求书以及有关的著录项目全文出版发行。就国务院专利行政部门公开而言，公开方式可分为法定公开和提前公开。法定公开指国务院专利行政部门经初步审查认为发明专利申请符合专利法规定的，自申请日起满１８个月予以公布；提前公开指国务院专利行政部门应申请人的请求早日
公布其专利申请。鉴于申请人自行公开专利申请后，从自行公开日到法定公开日这段时间所受的损失法律不予保护，因此笔者认为应尽量避免自行公开；鉴于申请人可以请求国务院专利行政部门提前公开专利申请，因此是否提出这种请求是每个申请人所须考虑的问题，也是本文重点要讨论的问题。
二、 发明专利申请提前公开的利弊分析
从社会角度考虑，提前公开发明专利申请是十分有利的，这样做可以让社会及时了解技术的最新发展动态，避免重复投资，节省社会财富，加快和促进技术进步。从申请人角度考虑，提前公开发明专利申请既有利又有弊。其“利”体现在：一是可以缩短审批时间，早日获得专利权，因为根据专利法规定，只有在发明专利申请公布后，才能进入实审程序；二是可以获得更长的临时保护期，从而避免了可能的损失；三是可以避免竞争对手就相同或类似申请在国内外获得专利权。为什么提前公开发明专利申请可以避免竞争对手就相同或类似申请在国内外获得专利权呢？因为科技发展迅速和取得信息的方便化，几个申请人提出相同或类似申请的时间越来越短，而判定发明专利申请的授权条件的新颖性和创造性是与现有技术相比，现有技术是一个用来衡量发明创造是否具有新颖性和创造性的客观参照物。现有技术又称已有技
术、公知技术、在先技术和先行技术，专利法实施细则第三十条指出“已有的技术是指申请日（有优先权的指优先权日）前在国内外出版物上公开发表，在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”为了避免对同样的发明创造申请授予专利权，在判断新颖性时，除考虑现有技术外，还要考虑抵触申请。所谓抵触申请是相对于他人所递交的在后申请而言的一种专利申请。在后申请与抵触申请的申请人不同，但属同样的发明创造，且其申请日在抵触申请的申请日之后，公开日之前。例如，张某在２００１年２月３日递交了一份“保温材料”的发明专利申请，该申请的公开日为２００２年１月５日，李某在２００１年１１月４日递交了一份“保温材料”的发明专利申请。这种情况下则称张某的专利申请为李某的专利申请的抵触申请，李某的专利申请为在后申请。因此，对于在后申请而言，抵触申请不属于现有技术，在审查在后申请时，它是新颖性的一种特殊规则。而在评价在后申请的创造性时不考虑抵触申请，即存在抵触申请时，在后申请将以不具有新颖性而被驳回。抵触申请中同样的发明创造是指技术领域，所要解决的技术问题和技术方案相同，预期效果相同。其中不包括类似申请，所谓类似申请笔者认为是指技术领域相同或相近，所要解决的技术问题和技术方案相近，技术效果相近的专利申请。这样就产生了一个问题：如果在后申请与在先申请是类似申请而非相同申请，那么在先申请
就不能成为在后申请的抵触申请，从而不能破坏其新颖性，而且不破坏其创造性，很有可能在后申请会被授予专利权。为了更好地说明这个问题，可以用下图解释：
A B
tA tA1 tB tA2 t（时间）
（说明：Ａ、Ｂ表示两项发明专利申请，ｔＡ 、ｔＢ 表示Ａ、Ｂ的申请日，ｔＡ１、ｔＡ２ 表示Ａ的公开日，且ｔＢ － ｔＡ 小于１８个月。）
如果Ａ、Ｂ是两项相同的发明专利申请，不论Ａ是在ｔＡ１还是ｔＡ２公开，都将用来判断专利申请Ｂ是否具有新颖性或创造性。当ｔＡ１是发明专利申请Ａ的公开日时，Ａ成为Ｂ的现有技术，可用来评定Ｂ是否具有新颖性和创造性；当ｔＡ２是发明专利申请Ａ的公开日时，Ａ成为Ｂ的抵触申请，否定了专利申请Ｂ的新颖性。所以当Ａ、Ｂ是两项相同的发明专利申请，无论Ａ是否提前公开，Ｂ都不能被授予专利权，这是由“专利的唯一性”决定的。
然而如果Ａ、Ｂ是两项类似的发明专利申请时，情况就有所改变。当ｔＡ２是发明专利申请Ａ的公开日时，由于Ａ、Ｂ不是相同的专利申请，Ａ构不成Ｂ的抵触申请，由于Ｂ的
申请日ｔＢ在ｔＡ２之前，Ａ也不属于Ｂ的现有技术，因此Ａ申请不能用其否定专利申请Ｂ的新颖性和创造性，在此时专利申请Ｂ很可能被授权。但如果发明专利申请Ａ提前公开，即ｔＡ１是发明专利申请Ａ的公开日，虽然Ａ不能破坏Ｂ的新颖性，但可以成为判断申请Ｂ是否具有创造性的现有技术，再加上判断创造性用的是综合对比法，专利申请Ｂ很可能因Ａ这个现有技术的存在不具备创造性，从而不能取得专利权。
从以上分析可以看出，专利申请人在申请专利时，应尽量提前公开，才能破坏在后申请的新颖性和创造性，才能阻止竞争对手就类似申请获得专利权，在竞争中掌握了主动。 提前公开发明专利申请对申请人之“弊”体现在：一是提前公开虽可早日获得临时性保护，但在获得专利权之前，不能获得充分的、有效的法律保护。即专利权人请求处理或诉讼的标的是支付适当的费用，而不是侵权之诉，因为在授权之前的实施行为不属于侵权行为；二是专利申请技术一旦公开，就成为现有技术，申请人丧失了主动撤回专利申请的机会；三是提前公开使竞争对手了解专利申请技术的时间提前，更早地在此基础上进行创新，不利于专利申请人的竞争地位。
三、怎样选择发明专利申请公开方式
既然提前公开专利申请有利有弊，那么专利申请人可在综合各种情况的基础上，作出最终的决策。笔者提供几种影响因素供参考。首先要看专利申请是基础技术还是外围技术，如果是基础技术，不宜提前公开，因为基础技术开发的难度大、周期长、竞争对手不易突破。但当基础技术公开后，竞争对手更容易开发出外围技术，对基础技术形成包围势态，不利于基础技术的实施。如日本的索尼公司在基本发明成功后，一般要等到其应用和周边研究大体成功后，才成批提出专利申请；如果专利申请是外围技术，则正好相反，宜提前公开。再者要看专利申请技术所处技术领域的发展状况，如果所处技术领域发展迅速，竞争激烈，如电子、通信、生物工程、计算机等行业，竞争对手易开发出类似技术，提前公开发明专利申请可阻止其取得专利权，有利于自己的竞争地位。其次，还要看专利申请人是否急于实施，希望尽快获得专利权，如果作好了生产准备，急于投放市场，尽快取得经济效益，最好提前公开专利申请。专利申请的目的也是一个不容忽视的因素，如果申请专利的目的是阻止竞争对手进入，宜提前公开专利申请，破坏竞争对手类似申请的新颖性或创造性，从而防止竞争对手分割市场。总之，专利申请人应在综合考虑各种因素的基础上，作出有利于自己的决策。□
参考文献
（１） 郑成思主编，《实质审查》，法律出版社，２００２年出版。
（２） 何敏主编，《企业知识产权保护与管理实务》，法律出版社，２００１年出版。
（３） ２００１年版《审查指南》。
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从一个案例看发明专利申请公开后的临时保护
从一个案例看发明专利申请公开后的临时保护
案例：
发明专利申请人崔某（以下称为申请人）委托其代理人向某生物制炭厂（以下称为被警告人）发出警告信，称获悉被警告人正在筹备生产销售“实心体烧烤炭”产品，而“实心体烧烤炭及其制法”这项产品和技术已经由申请人于2007年11月8日向国家知识产权局提交了发明专利申请，经国家知识产权局初审合格于2008年4月9日将该发明专利申请予以公布。根据《中华人民共和国专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件使用法律问题的若干规定》的相关法律规定，要求被警告人不得使用“实心体烧烤炭及其制法”这项发明技术。否则申请人将采取2008-7-12
法律手段向被警告人索取巨额使用费。
评析：
中国专利法第13条中规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。即规定了对于公布后、授权之前的发明专利申请可以给与相应的“临时保护”。
在我国，对于发明专利申请采用“早期公开、延迟审查”制度，发明专利自申请之日起满18个月即行公布，使公众可以知晓其发明。从而，存在公众从公开的发明专利申请文件中获得技术方案并予以实施的可能性。但根据中国专利法第39条的规定，“发明专利权自公告之日起生效”，也就是说，在发明专利申请最终经实质审查被授权的情况下，申请人只是从授权公告日起才享有排斥第三人的专利权。因此，为了合理地保护专利申请人的利益，对于发明专利申请公布后、被授权之前的“空白期”，法律规定了对发明专利申请的临时保护，具体而言，申请人可以在发明专利申请公布以后，要求实施其发明的第三人支付适当的费用。
在上述案例中，申请人提交的发明专利申请已经由国
家知识产权局公布，当然应该受到法律给与的这种“临时保护”。但是，上述案例中申请人的具体主张是否成立呢？经过分析，笔者认为答案是否定的，由此也引发了笔者对于与发明专利申请公开后的临时保护相关的法律问题的思考，在此抛砖引玉，谨与大家进行交流一些观点。
首先，申请人在认为被警告人实施了其发明时，如果要求被警告人为此支付适当的费用，是有法律依据的。当然，一般情况下被警告人不会在专利授权之前轻易认可申请人的主张而支付该费用，对此申请人可以在专利授权之后，在法律规定的两年的诉讼时效期间内主张该费用，此时申请人可以要求专利管理机关调处，也可以直接向法院提起诉讼，从而获得相应的救济，在实践中也不乏这样的案例。
但问题在于，在发明专利申请被授予专利权之前，申请人是否有权禁止被警告人实施其发明？如果被警告人在发明专利申请被授予专利权之前一直使用申请人的最终被授权的技术方案，申请人在获得专利权后是否可以向被警告人索取“巨额使用费”？
在现行中国专利法中，对于“临时保护”，仅仅规定了“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。并且，根据专利法第
39条的规定，“发明专利权自公告之日起生效。”。也就是说，发明专利权只有被授权公告后，才成为一项排他权，才可以禁止他人实施。而申请人在获得专利权前只有向被警告人要求使用费的权利，而不享有任何禁止权，被警告人使用申请人的发明技术的行为不违反任何法律规定。在上述案例中，申请人要求被警告人不得使用其申请的“实心体烧烤炭及其制法”发明，是没有任何法律依据的。
从确保专利申请人和社会公众的利益平衡的宗旨来看，这种规定也是比较合理的。因为在发明专利被授权之前，发明专利申请已经被公开，社会公众即可以通过阅读该公开的申请文件了解发明的技术内容，从而也就有可能实施该发明。由于发明专利申请要经过实质审查，符合一定的条件才获得专利权，因而此时该发明专利申请是否能够获得专利权的保护尚具有不确定性，这种情况下禁止社会公众实施该发明显然是不合理的，有可能会造成阻碍技术利用。另一方面，对于申请人来说，在该发明专利申请最终被授权的情况下，由于从授权公告日之后才能禁止他人实施自己的发明，如果不规定一种对于“准专利权”的临时保护，则实际上是任由他人无偿使用申请人的发明，显然损害了申请人的权益。因此，允许社会公众使用发明
专利申请公开的技术，同时规定申请人可以从中获得适当的使用费，是综合考虑了专利申请人以及社会公众的利益之间的平衡，符合专利法的立法本意，是一种比较合理的制度安排。
此外，还有一个问题，就是如何确定“适当的费用”。有观点认为，这种费用的支付，性质上是为了赔偿损失，即为了赔偿申请人的发明因被他人实施所受到的损失，应当与实施一项发明专利通常应支付的费用相等，不能因为当时实施的是申请中的发明而不适当地降低使用费的数额（参见《新专利法详解》）。
笔者对此有不同看法。根据上述观点，发明专利申请的临时保护期间的使用费需要填平申请人因发明被他人实施而受到的损失，这实际上与专利被侵权时计算损害赔偿的方法相同，也就是说将发明专利申请的临时保护期的使用费等同于专利侵权时的损害赔偿，违背了此种制度安排的本意。
首先，在发明专利申请公布后、被授权公告之前，申请人得到的是“临时保护”而非“专利保护”，他人在专利授权之前实施发明和在专利授权之后实施发明的行为的性质之间是有区别的，前者的行为不是侵犯专利权的行为，这应该是没有什么疑义的。因此，在确定适当的费用
时，不应当将其与侵犯专利权的侵权赔偿相等同。否则就相当于将对专利权的保护从授权公告日提前到了其公开日，将专利权人排斥他人实施其发明的权利延伸到了专利权并未生效的“临时保护”期间，从而损害了专利权人和社会公众之间的利益平衡。
根据我国目前的司法实践，对于专利侵权赔偿，一般按照专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，按照填平原则确定赔偿数额，在无法根据上述方法确定赔偿数额时，参照专利许可使用费或由法院酌情确定。也就是说，在确定侵权赔偿时，侵权人需要填平专利权人所受到的全部损失或者被剥夺全部侵权利润。但是对于临时保护期间而言，实际上不存在专利权的问题，所以在确定“适当的费用”时，不应由实施人承担申请人的全部损失或者要求实施人交出其全部利润，这种“适当的费用”应当是对专利权人和实施人利益的平衡。专利权人付出了创造性劳动，提出了新的技术方案并公开给社会公众，社会公众在专利申请尚未被授权实施时，其行为虽然不构成专利侵权，但使用的是专利权人后来获得专利权的技术方案，也就是说该方案不是公知技术或公知技术的简单组合，而是专利权人付出了创造性劳动才得到的，所以应当支付一定的费用。但是如果此时的使用费按
照专利侵权时的赔偿数额来计算，则会使专利权人在专利申请被授权之前就不合理地获得近似于排他权的权利，使公众在使用获得专利权前的发明专利申请中的技术方案时存在巨大的风险，从而不得不将数量众多的专利申请（尽管其中有很多不具有可专利性）视为雷区，其结果就可能会妨碍技术进步，有悖于设立专利制度的初衷。
因此，笔者认为应当充分考虑到专利权人和社会公众二者利益的平衡，既要尊重专利权人付出的创造性劳动，又要给社会公众一定的实施新技术的空间，对于最终获得专利权的发明专利申请，在确定“适当的费用”时，在给专利权人一定的补偿的同时，要给实施人保留一定的利益，只有这样才符合“临时保护”的本意。
回到前面的案例，上述申请人要求被警告人不得使用其发明，否则“将采取法律手段向被警告人索取巨额使用费”的说法在法理上是不成立的，没有任何法律依据，在将来可能发生的纷争中，这种请求不应该得到支持。
以上，笔者从最近处理的一个实际案例出发，就发明专利申请公开后的临时保护发表了一些粗浅的见解，请各位同仁指正。
专利申请人在专利申请期间
作者： 李 辉 出处：《电子知识产权》杂志 时间：
2005-7-18 11:28:00
问：我厂是一个具有较强科技研发能力的国有中型企业，最近我厂开发了一种新产品，已申请了发明专利，在专利申请期间，我们应如何保护发明成果，如有他人未经我厂同意使用我厂正在申请的技术，该怎么办？
答：按照我国专利法的规定，我国专利申请期间原则上应分为两个阶段，即从申请日起至申请公开为第一阶段，从申请公开至专利授权为第二阶段。
在第一阶段上，申请案自申请日起进入申请程序。在申请公开前，该申请技术仍处于“秘密状态”，在一定时间、一定范围内不为公众所知晓，属于技术秘密，是未公开技术。这一点，对于企业申请专利至关重要，如果在申请日前企业由于自身管理不善，或出于对专利法的不了解而导致决策失误，致使自己的技术秘密外泄，脱离了秘密状态，使任何人都能在合法的状态下取得该技术（即使未经企业同意），那么不论实际有多少人知晓该技术，它都丧失了申请专利的最基本条件——新颖性（指申请专利的发明所具有的技术特征必须与现有技术不相同）。当然，如果他人出于恶意违背发
明人意愿，未经发明人同意使用技术或公开技术，该技术在一定期限内还不丧失新颖性，仍可申请专利，但此时申请发明的企业应注意保存证据，待授予专利权后，追究泄密者的法律责任。
在第二阶段上，专利申请产生以下几点效力：
首先，一旦申请被公开，该申请技术即由秘密状态转为公知状态，从而为公众所知，任何人都可通过合法手段获得该技术。实践中，在通过合法手段使用技术的同时，一些问题也随之而来，某些以不法手段使用技术的行为开始威胁申请人的权利，这就要求法律对申请人的权益给予应有的保护。 第二，申请一经公开即形成了对他人的抵触申请，也就是说专利局为了保护申请人可能成为专利的现有技术而驳回在申请人后就同一技术提出的专利申请。申请一经公开，从某种意义上讲也是对申请人保护的开始，申请人从此获得了对专利授权的期待。
第三，在申请公开后，申请人即获得“临时保护”权，《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可要求实施其发明的单位或者个人支付适当费用。”这就是说法律赋予了申请人对使用其正在申请专利的技术的人享有报酬请求权，可在授予专利权前，请求支付使用其正在申请专利的技术的报酬。虽然此时申请人并未真正获得专利权，还不享
有专利权人独占、排他的权利，也不能依靠国家强制力禁止他人使用此一技术，但申请人为开发该技术付出了大量的人力、财力和物力，若所得成果被他人无偿使用，将有违等价有偿，公平正义的原则；同时，申请人又很有可能成为最终的专利权人，因此，对其进行一种“准权利人”，“潜在专利权”的保护是合情合理的。
不过，实践中却存在着相当一些人不依《专利法》规定“使用技术支付费用”，而是拒绝向申请人支付技术使用费。申请人由于不具有专利权也对此奈何不得。但依专利法规定，对于在专利申请公开后，专利权授予前使用发明而未支付适当费用的单位和个人，在专利权授予后，专利权人可请求专利行政管理机关处理，也可以直接向法院起诉。所以，如果贵厂正在申请的技术被他人无偿使用，贵厂应尽力收集、保存证据，以备专利权授予后运用法律维护自己的利益。
此外，在申请案被公开后，申请案即可申请实质审查，专利法规定发明专利申请人自申请日起３年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。所以企业应对有价值，有前途的申请案及时提出实质审查请求，以求早日获得专利权，对自己的技术进行有效的保护。对增值可能性不大、前途暗淡的申请案可不提请
实质审查，从而节省经费，以便从事新技术的开发。□
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试论发明专利申请公开方式的选择
作者：马海花 黄幼陵 出处：《电子知识产权》杂志 时
间：2005-9-6 16:54:00
四川大学 马海花 黄幼陵
我国的专利有三种类型：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。一项发明创造必须经过法定程序审查后，才能确定是否授予专利权。我国和世界上大多数国家均采用先申请原则，对实用新型、外观设计专利实行形式审查，对发明专利实行早期公开和延迟审查制。即实用新型和外观设计专利申请经过形式审查后，国务院专利行政部门就作出授予或不授予专利权的决定，而对于发明专利申请，不仅要进行形式审查，而且要将其申请文件公开后再进行实质审查，国务院专利行政部门经实质审查后才作出是否授予专利权的决定。根据我国专利法的规定，申请人对发明专利申请文件的公开方式有一定的选择权。本文就申请人怎样选择发明专利申请的公开方式作一探讨。
一、
发明专利申请公开的含义和方式
发明专利申请公开从广义上讲是在授予专利权之前，让公众知晓该专利申请的技术内容，可通过出版物公开、使用公开和其他方式公开。其他方式公开主要指口头公开，例如口头交谈、报告、讨论会发言、广播或电视等使公众得知技术内容。从狭义上讲是指授予专利权前，通过出版物的形式，公开专利申请的技术内容。出版物不仅包括各种印刷的、打字的纸件，如学术论文、书籍、科技杂志、报纸、产品目录，还包括各种缩微胶片、影片、磁带、唱片和光盘等。本文主要讨论狭义上的公开。
按照公开发明专利申请的主体不同，可将发明专利申请的公开方式分为自行公开和国务院专利行政部门公开两类。自行公开指专利申请人采用出版物方式，由其本人主动向社会公开（通常以发表论文方式）；国务院专利行政部门公开是指该部门将发明专利申请的请求书、说明书及其摘要，说明书附图和权利要求书以及有关的著录项目全文出版发行。就国务院专利行政部门公开而言，公开方式可分为法定公开和提前公开。法定公开指国务院专利行政部门经初步审查认为发明专利申请符合专利法规定的，自申请日起满１８个月予以公布；提前公开指国务院专利行政部门应申请人的请求早日
公布其专利申请。鉴于申请人自行公开专利申请后，从自行公开日到法定公开日这段时间所受的损失法律不予保护，因此笔者认为应尽量避免自行公开；鉴于申请人可以请求国务院专利行政部门提前公开专利申请，因此是否提出这种请求是每个申请人所须考虑的问题，也是本文重点要讨论的问题。
二、 发明专利申请提前公开的利弊分析
从社会角度考虑，提前公开发明专利申请是十分有利的，这样做可以让社会及时了解技术的最新发展动态，避免重复投资，节省社会财富，加快和促进技术进步。从申请人角度考虑，提前公开发明专利申请既有利又有弊。其“利”体现在：一是可以缩短审批时间，早日获得专利权，因为根据专利法规定，只有在发明专利申请公布后，才能进入实审程序；二是可以获得更长的临时保护期，从而避免了可能的损失；三是可以避免竞争对手就相同或类似申请在国内外获得专利权。为什么提前公开发明专利申请可以避免竞争对手就相同或类似申请在国内外获得专利权呢？因为科技发展迅速和取得信息的方便化，几个申请人提出相同或类似申请的时间越来越短，而判定发明专利申请的授权条件的新颖性和创造性是与现有技术相比，现有技术是一个用来衡量发明创造是否具有新颖性和创造性的客观参照物。现有技术又称已有技
术、公知技术、在先技术和先行技术，专利法实施细则第三十条指出“已有的技术是指申请日（有优先权的指优先权日）前在国内外出版物上公开发表，在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”为了避免对同样的发明创造申请授予专利权，在判断新颖性时，除考虑现有技术外，还要考虑抵触申请。所谓抵触申请是相对于他人所递交的在后申请而言的一种专利申请。在后申请与抵触申请的申请人不同，但属同样的发明创造，且其申请日在抵触申请的申请日之后，公开日之前。例如，张某在２００１年２月３日递交了一份“保温材料”的发明专利申请，该申请的公开日为２００２年１月５日，李某在２００１年１１月４日递交了一份“保温材料”的发明专利申请。这种情况下则称张某的专利申请为李某的专利申请的抵触申请，李某的专利申请为在后申请。因此，对于在后申请而言，抵触申请不属于现有技术，在审查在后申请时，它是新颖性的一种特殊规则。而在评价在后申请的创造性时不考虑抵触申请，即存在抵触申请时，在后申请将以不具有新颖性而被驳回。抵触申请中同样的发明创造是指技术领域，所要解决的技术问题和技术方案相同，预期效果相同。其中不包括类似申请，所谓类似申请笔者认为是指技术领域相同或相近，所要解决的技术问题和技术方案相近，技术效果相近的专利申请。这样就产生了一个问题：如果在后申请与在先申请是类似申请而非相同申请，那么在先申请
就不能成为在后申请的抵触申请，从而不能破坏其新颖性，而且不破坏其创造性，很有可能在后申请会被授予专利权。为了更好地说明这个问题，可以用下图解释：
A B
tA tA1 tB tA2 t（时间）
（说明：Ａ、Ｂ表示两项发明专利申请，ｔＡ 、ｔＢ 表示Ａ、Ｂ的申请日，ｔＡ１、ｔＡ２ 表示Ａ的公开日，且ｔＢ － ｔＡ 小于１８个月。）
如果Ａ、Ｂ是两项相同的发明专利申请，不论Ａ是在ｔＡ１还是ｔＡ２公开，都将用来判断专利申请Ｂ是否具有新颖性或创造性。当ｔＡ１是发明专利申请Ａ的公开日时，Ａ成为Ｂ的现有技术，可用来评定Ｂ是否具有新颖性和创造性；当ｔＡ２是发明专利申请Ａ的公开日时，Ａ成为Ｂ的抵触申请，否定了专利申请Ｂ的新颖性。所以当Ａ、Ｂ是两项相同的发明专利申请，无论Ａ是否提前公开，Ｂ都不能被授予专利权，这是由“专利的唯一性”决定的。
然而如果Ａ、Ｂ是两项类似的发明专利申请时，情况就有所改变。当ｔＡ２是发明专利申请Ａ的公开日时，由于Ａ、Ｂ不是相同的专利申请，Ａ构不成Ｂ的抵触申请，由于Ｂ的
申请日ｔＢ在ｔＡ２之前，Ａ也不属于Ｂ的现有技术，因此Ａ申请不能用其否定专利申请Ｂ的新颖性和创造性，在此时专利申请Ｂ很可能被授权。但如果发明专利申请Ａ提前公开，即ｔＡ１是发明专利申请Ａ的公开日，虽然Ａ不能破坏Ｂ的新颖性，但可以成为判断申请Ｂ是否具有创造性的现有技术，再加上判断创造性用的是综合对比法，专利申请Ｂ很可能因Ａ这个现有技术的存在不具备创造性，从而不能取得专利权。
从以上分析可以看出，专利申请人在申请专利时，应尽量提前公开，才能破坏在后申请的新颖性和创造性，才能阻止竞争对手就类似申请获得专利权，在竞争中掌握了主动。 提前公开发明专利申请对申请人之“弊”体现在：一是提前公开虽可早日获得临时性保护，但在获得专利权之前，不能获得充分的、有效的法律保护。即专利权人请求处理或诉讼的标的是支付适当的费用，而不是侵权之诉，因为在授权之前的实施行为不属于侵权行为；二是专利申请技术一旦公开，就成为现有技术，申请人丧失了主动撤回专利申请的机会；三是提前公开使竞争对手了解专利申请技术的时间提前，更早地在此基础上进行创新，不利于专利申请人的竞争地位。
三、怎样选择发明专利申请公开方式
既然提前公开专利申请有利有弊，那么专利申请人可在综合各种情况的基础上，作出最终的决策。笔者提供几种影响因素供参考。首先要看专利申请是基础技术还是外围技术，如果是基础技术，不宜提前公开，因为基础技术开发的难度大、周期长、竞争对手不易突破。但当基础技术公开后，竞争对手更容易开发出外围技术，对基础技术形成包围势态，不利于基础技术的实施。如日本的索尼公司在基本发明成功后，一般要等到其应用和周边研究大体成功后，才成批提出专利申请；如果专利申请是外围技术，则正好相反，宜提前公开。再者要看专利申请技术所处技术领域的发展状况，如果所处技术领域发展迅速，竞争激烈，如电子、通信、生物工程、计算机等行业，竞争对手易开发出类似技术，提前公开发明专利申请可阻止其取得专利权，有利于自己的竞争地位。其次，还要看专利申请人是否急于实施，希望尽快获得专利权，如果作好了生产准备，急于投放市场，尽快取得经济效益，最好提前公开专利申请。专利申请的目的也是一个不容忽视的因素，如果申请专利的目的是阻止竞争对手进入，宜提前公开专利申请，破坏竞争对手类似申请的新颖性或创造性，从而防止竞争对手分割市场。总之，专利申请人应在综合考虑各种因素的基础上，作出有利于自己的决策。□
参考文献
（１） 郑成思主编，《实质审查》，法律出版社，２００２年出版。
（２） 何敏主编，《企业知识产权保护与管理实务》，法律出版社，２００１年出版。
（３） ２００１年版《审查指南》。
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从一个案例看发明专利申请公开后的临时保护
从一个案例看发明专利申请公开后的临时保护
案例：
发明专利申请人崔某（以下称为申请人）委托其代理人向某生物制炭厂（以下称为被警告人）发出警告信，称获悉被警告人正在筹备生产销售“实心体烧烤炭”产品，而“实心体烧烤炭及其制法”这项产品和技术已经由申请人于2007年11月8日向国家知识产权局提交了发明专利申请，经国家知识产权局初审合格于2008年4月9日将该发明专利申请予以公布。根据《中华人民共和国专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件使用法律问题的若干规定》的相关法律规定，要求被警告人不得使用“实心体烧烤炭及其制法”这项发明技术。否则申请人将采取2008-7-12
法律手段向被警告人索取巨额使用费。
评析：
中国专利法第13条中规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。即规定了对于公布后、授权之前的发明专利申请可以给与相应的“临时保护”。
在我国，对于发明专利申请采用“早期公开、延迟审查”制度，发明专利自申请之日起满18个月即行公布，使公众可以知晓其发明。从而，存在公众从公开的发明专利申请文件中获得技术方案并予以实施的可能性。但根据中国专利法第39条的规定，“发明专利权自公告之日起生效”，也就是说，在发明专利申请最终经实质审查被授权的情况下，申请人只是从授权公告日起才享有排斥第三人的专利权。因此，为了合理地保护专利申请人的利益，对于发明专利申请公布后、被授权之前的“空白期”，法律规定了对发明专利申请的临时保护，具体而言，申请人可以在发明专利申请公布以后，要求实施其发明的第三人支付适当的费用。
在上述案例中，申请人提交的发明专利申请已经由国
家知识产权局公布，当然应该受到法律给与的这种“临时保护”。但是，上述案例中申请人的具体主张是否成立呢？经过分析，笔者认为答案是否定的，由此也引发了笔者对于与发明专利申请公开后的临时保护相关的法律问题的思考，在此抛砖引玉，谨与大家进行交流一些观点。
首先，申请人在认为被警告人实施了其发明时，如果要求被警告人为此支付适当的费用，是有法律依据的。当然，一般情况下被警告人不会在专利授权之前轻易认可申请人的主张而支付该费用，对此申请人可以在专利授权之后，在法律规定的两年的诉讼时效期间内主张该费用，此时申请人可以要求专利管理机关调处，也可以直接向法院提起诉讼，从而获得相应的救济，在实践中也不乏这样的案例。
但问题在于，在发明专利申请被授予专利权之前，申请人是否有权禁止被警告人实施其发明？如果被警告人在发明专利申请被授予专利权之前一直使用申请人的最终被授权的技术方案，申请人在获得专利权后是否可以向被警告人索取“巨额使用费”？
在现行中国专利法中，对于“临时保护”，仅仅规定了“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。并且，根据专利法第
39条的规定，“发明专利权自公告之日起生效。”。也就是说，发明专利权只有被授权公告后，才成为一项排他权，才可以禁止他人实施。而申请人在获得专利权前只有向被警告人要求使用费的权利，而不享有任何禁止权，被警告人使用申请人的发明技术的行为不违反任何法律规定。在上述案例中，申请人要求被警告人不得使用其申请的“实心体烧烤炭及其制法”发明，是没有任何法律依据的。
从确保专利申请人和社会公众的利益平衡的宗旨来看，这种规定也是比较合理的。因为在发明专利被授权之前，发明专利申请已经被公开，社会公众即可以通过阅读该公开的申请文件了解发明的技术内容，从而也就有可能实施该发明。由于发明专利申请要经过实质审查，符合一定的条件才获得专利权，因而此时该发明专利申请是否能够获得专利权的保护尚具有不确定性，这种情况下禁止社会公众实施该发明显然是不合理的，有可能会造成阻碍技术利用。另一方面，对于申请人来说，在该发明专利申请最终被授权的情况下，由于从授权公告日之后才能禁止他人实施自己的发明，如果不规定一种对于“准专利权”的临时保护，则实际上是任由他人无偿使用申请人的发明，显然损害了申请人的权益。因此，允许社会公众使用发明
专利申请公开的技术，同时规定申请人可以从中获得适当的使用费，是综合考虑了专利申请人以及社会公众的利益之间的平衡，符合专利法的立法本意，是一种比较合理的制度安排。
此外，还有一个问题，就是如何确定“适当的费用”。有观点认为，这种费用的支付，性质上是为了赔偿损失，即为了赔偿申请人的发明因被他人实施所受到的损失，应当与实施一项发明专利通常应支付的费用相等，不能因为当时实施的是申请中的发明而不适当地降低使用费的数额（参见《新专利法详解》）。
笔者对此有不同看法。根据上述观点，发明专利申请的临时保护期间的使用费需要填平申请人因发明被他人实施而受到的损失，这实际上与专利被侵权时计算损害赔偿的方法相同，也就是说将发明专利申请的临时保护期的使用费等同于专利侵权时的损害赔偿，违背了此种制度安排的本意。
首先，在发明专利申请公布后、被授权公告之前，申请人得到的是“临时保护”而非“专利保护”，他人在专利授权之前实施发明和在专利授权之后实施发明的行为的性质之间是有区别的，前者的行为不是侵犯专利权的行为，这应该是没有什么疑义的。因此，在确定适当的费用
时，不应当将其与侵犯专利权的侵权赔偿相等同。否则就相当于将对专利权的保护从授权公告日提前到了其公开日，将专利权人排斥他人实施其发明的权利延伸到了专利权并未生效的“临时保护”期间，从而损害了专利权人和社会公众之间的利益平衡。
根据我国目前的司法实践，对于专利侵权赔偿，一般按照专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，按照填平原则确定赔偿数额，在无法根据上述方法确定赔偿数额时，参照专利许可使用费或由法院酌情确定。也就是说，在确定侵权赔偿时，侵权人需要填平专利权人所受到的全部损失或者被剥夺全部侵权利润。但是对于临时保护期间而言，实际上不存在专利权的问题，所以在确定“适当的费用”时，不应由实施人承担申请人的全部损失或者要求实施人交出其全部利润，这种“适当的费用”应当是对专利权人和实施人利益的平衡。专利权人付出了创造性劳动，提出了新的技术方案并公开给社会公众，社会公众在专利申请尚未被授权实施时，其行为虽然不构成专利侵权，但使用的是专利权人后来获得专利权的技术方案，也就是说该方案不是公知技术或公知技术的简单组合，而是专利权人付出了创造性劳动才得到的，所以应当支付一定的费用。但是如果此时的使用费按
照专利侵权时的赔偿数额来计算，则会使专利权人在专利申请被授权之前就不合理地获得近似于排他权的权利，使公众在使用获得专利权前的发明专利申请中的技术方案时存在巨大的风险，从而不得不将数量众多的专利申请（尽管其中有很多不具有可专利性）视为雷区，其结果就可能会妨碍技术进步，有悖于设立专利制度的初衷。
因此，笔者认为应当充分考虑到专利权人和社会公众二者利益的平衡，既要尊重专利权人付出的创造性劳动，又要给社会公众一定的实施新技术的空间，对于最终获得专利权的发明专利申请，在确定“适当的费用”时，在给专利权人一定的补偿的同时，要给实施人保留一定的利益，只有这样才符合“临时保护”的本意。
回到前面的案例，上述申请人要求被警告人不得使用其发明，否则“将采取法律手段向被警告人索取巨额使用费”的说法在法理上是不成立的，没有任何法律依据，在将来可能发生的纷争中，这种请求不应该得到支持。
以上，笔者从最近处理的一个实际案例出发，就发明专利申请公开后的临时保护发表了一些粗浅的见解，请各位同仁指正。
专利申请人在专利申请期间
作者： 李 辉 出处：《电子知识产权》杂志 时间：
2005-7-18 11:28:00
问：我厂是一个具有较强科技研发能力的国有中型企业，最近我厂开发了一种新产品，已申请了发明专利，在专利申请期间，我们应如何保护发明成果，如有他人未经我厂同意使用我厂正在申请的技术，该怎么办？
答：按照我国专利法的规定，我国专利申请期间原则上应分为两个阶段，即从申请日起至申请公开为第一阶段，从申请公开至专利授权为第二阶段。
在第一阶段上，申请案自申请日起进入申请程序。在申请公开前，该申请技术仍处于“秘密状态”，在一定时间、一定范围内不为公众所知晓，属于技术秘密，是未公开技术。这一点，对于企业申请专利至关重要，如果在申请日前企业由于自身管理不善，或出于对专利法的不了解而导致决策失误，致使自己的技术秘密外泄，脱离了秘密状态，使任何人都能在合法的状态下取得该技术（即使未经企业同意），那么不论实际有多少人知晓该技术，它都丧失了申请专利的最基本条件——新颖性（指申请专利的发明所具有的技术特征必须与现有技术不相同）。当然，如果他人出于恶意违背发
明人意愿，未经发明人同意使用技术或公开技术，该技术在一定期限内还不丧失新颖性，仍可申请专利，但此时申请发明的企业应注意保存证据，待授予专利权后，追究泄密者的法律责任。
在第二阶段上，专利申请产生以下几点效力：
首先，一旦申请被公开，该申请技术即由秘密状态转为公知状态，从而为公众所知，任何人都可通过合法手段获得该技术。实践中，在通过合法手段使用技术的同时，一些问题也随之而来，某些以不法手段使用技术的行为开始威胁申请人的权利，这就要求法律对申请人的权益给予应有的保护。 第二，申请一经公开即形成了对他人的抵触申请，也就是说专利局为了保护申请人可能成为专利的现有技术而驳回在申请人后就同一技术提出的专利申请。申请一经公开，从某种意义上讲也是对申请人保护的开始，申请人从此获得了对专利授权的期待。
第三，在申请公开后，申请人即获得“临时保护”权，《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可要求实施其发明的单位或者个人支付适当费用。”这就是说法律赋予了申请人对使用其正在申请专利的技术的人享有报酬请求权，可在授予专利权前，请求支付使用其正在申请专利的技术的报酬。虽然此时申请人并未真正获得专利权，还不享
有专利权人独占、排他的权利，也不能依靠国家强制力禁止他人使用此一技术，但申请人为开发该技术付出了大量的人力、财力和物力，若所得成果被他人无偿使用，将有违等价有偿，公平正义的原则；同时，申请人又很有可能成为最终的专利权人，因此，对其进行一种“准权利人”，“潜在专利权”的保护是合情合理的。
不过，实践中却存在着相当一些人不依《专利法》规定“使用技术支付费用”，而是拒绝向申请人支付技术使用费。申请人由于不具有专利权也对此奈何不得。但依专利法规定，对于在专利申请公开后，专利权授予前使用发明而未支付适当费用的单位和个人，在专利权授予后，专利权人可请求专利行政管理机关处理，也可以直接向法院起诉。所以，如果贵厂正在申请的技术被他人无偿使用，贵厂应尽力收集、保存证据，以备专利权授予后运用法律维护自己的利益。
此外，在申请案被公开后，申请案即可申请实质审查，专利法规定发明专利申请人自申请日起３年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。所以企业应对有价值，有前途的申请案及时提出实质审查请求，以求早日获得专利权，对自己的技术进行有效的保护。对增值可能性不大、前途暗淡的申请案可不提请
实质审查，从而节省经费，以便从事新技术的开发。□
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