[讲座4]关于现有技术是否存在技术启示的思考
一、引言
创造性的判断应在技术事实认定的基础上进行法律的评判，其理论上应当是客观的，但往往主观影响因素或多或少都会存在，无法完全避免。在采用“三步法”进行关于创造性判断时，第三步为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，与前两步相比，第三步是影响审查结论的关键。因此在实际审查过程中，应当在精确把握本申请和现有技术的技术方案的基础上，尽量真实准确地搭建起现有技术与发明之间的桥梁，只有以此为基础,才能够找到申请人对社会的真正贡献点,并使得其贡献能够得到专利权的保护。
二、国外相关规定
欧洲：
为了判断发明是否显而易见，在欧专局的审查指南中建议了一种
“problem-and-solution”方法，这种方法与我国审查指南中为判断发明是否具备突出的实质性特点时所采用的三步法基本一致，即：确定最接近的现有技术；确定所要解决的客观技术问题；以及从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。针对其中的第三步，欧专局的审查指南提出了一种
“could-would”方法：在判断是否显而易见时，要考虑现有技术整体上是否给出这样的教导，该教导将会(would)、而不仅是能够(could)使本领域技术人员在本申请的申请日之前，在面对所要解决的客观技术问题时将考虑该教导来修改现有技术，从而得到本发明的方案，并因此实现本发明的技术效果。也就是说，关键点不是本领域技术人员是否能够通过修改最接近现有技术来实现本发明，而是会不会由于现有技术的提示而这样做，以解决本发明实际要解决的问题或实现某种改善或优点。
美国：
美国专利法第103条规定：即使一项发明如美国专利法第102条所要求的那样，没有以相同的方式被公开过或者记载过，如果希望被授予专利权的主题与现有技术之间的差别使得将该主题作为一个整体来看，在作出发明的时候对于所属领域中的普通技术人员来说是显而易见的，则不能授予专利权。
美国针对组合现有技术建立了“教导-提示-动机”准则。根据这一准则，当创造性的判断需要将多份对比文献组合起来时，只有当这些文献中给出了明确的建议、教导，使普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。该准则在使用时，对所采用的组合对比文献具有过于严格和僵硬的限制，并将“普通技术人员”定义为几乎没有任何创造能力的人，因此在应用中带来了一些问题。
针对“教导-提示-动机”准则的上述不足，2007年4月30日美国联邦最高法院针对KSR案做出最终决定，对上述准则进行了补充，主要内容包括：
1、“教导-启示-动机”准则不再是判断非显而易见性的唯一标准，在不同的案例中，判断不同发明非显而易见性的标准不是唯一的，要根据案例的具体情况客观地选择合适的标准。
2、扩大教导、启示的来源：非显而易见性的判断不能局限于表达教导、启示或者动机的文字的字面含义，也不能过分强调已公开文献和授权专利的字面内容的重要性。
3、更正组合动机的理由：美国最高法院认为，决定己知技术的结合是否存在明显原因时, 经常需要考虑：多个互相关联专利的教导；科学技术的发展状况以及市场的需求；本技术领域普通技术人员的背景知识。
三、问题的提出
可以看出，我国创造性审查中规定的“三步法”与欧专局的“problem-and-solution”方法相近。尽管“三步法”的建立大大降低了创造性审查中的主观性，使创造性的审查标准能够尽量得到统一，但在实际审查中对于“三步法”中的“现有技术整体是否存在技术启示”的把握尺度仍不尽相同，导致针对同一案情可能产生不同的观点和结论。以下通过一个案例来具体说明。
案情介绍：
本案涉及申请号为[1**********]0.5，名称为“抛光组合物和使用该组合物生产布线结构的方法”的发明专利申请。实质审查过程中，国家知识产权局原审查部门以权利要求1-7不具备创造性为理由作出驳回决定。
驳回决定所针对的权利要求1涉及一种抛光组合物，含有“选自多糖和乙烯基聚合物的水溶性聚合物”、碱性化合物等组分 ，且该组合物的pH值为8-12。
实质审查过程中共引用了两篇对比文件：
对比文件1（CN1371528A）公开了一种研磨剂，含有聚丙烯酸或聚乙烯醇等水溶性高分子、酸等。调整PH值在3以下可以实现高研磨速度，当PH值超过3时，研磨速度变小。 对比文件2（CN1398939A）公开一种研磨组合物，包含聚环氧乙烷等聚合物、研磨剂等组分。所述抛光组合物优选pH值为3-10，可含有多种碱性化合物。对比例3-8中记载了当分别使用聚丙烯酸盐、聚乙烯醇作为聚合物时，都会在铜布线部分上形成深凹坑。 驳回决定指出：权利要求1与对比文件1的区别特征在于组合物的PH值不同，对比文件2给出了可以将抛光组合物的pH值调节至3-10以便于抛光组合物顺利地进行抛光的技术启示。因此，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
前置审查意见书中进一步指出：权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合也不具备创造性。
对此，复审委员会在第50135号复审请求审查决定中指出：对比文件1公开了一种研磨剂，明确记载了其组合物含有酸组分，且需要调整PH值在3以下。经比较可知，权利要求1与对比文件1之间区别特征在于：权利要求1限定了抛光组合物含有碱性化合物，组
合物的pH值为8-12；而对比文件1的组合物中不含有碱性化合物，并要求组合物PH值在3以下。本申请实施例部分记载的效果对比显示，使用碱性化合物后带来的碱性pH值的选择能够获得提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力的技术效果，因此权利要求1实际要解决的技术问题是：提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力。由于对比文件1已经明确记载了：当PH值超过3时，钽、钽合金和/或钽化合物的研磨速度小，通过酸的添加量可调整PH值；且PH值在3以下的实施例2与PH值为3.25（超过3）的实施例9相比，钽和氮化钽的研磨速度加快。由此可知，对比文件1通篇记载的内容都教导其组合物的PH值在3以下才能实现高研磨速度，从而解决提高研磨速度的技术问题。因此本领域技术人员根据对比文件1的教导，不会选择将其组合物的PH值提高至3以上，即对比文件1中存在明确的相反的教导。在此基础上，尽管对比文件2记载了优选pH值调至3-10，但本领域技术人员无法将对比文件2中记载的技术方案与对比文件1进行结合从而得到本申请的技术方案。而且对比文件1和2均没有涉及本申请中基于原料清除率所定义的抛光组合物的稳定性，因此均没有给出通过使用碱性化合物来调整PH值为权利要求1所限定的8-12、从而解决“维持抛光组合物有利的操作效率、提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力”这一技术问题的技术启示。因此权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
对于前置审查意见，经讨论后存在以下两种观点：
观点1：对比文件2的组合物中使用的聚合物选自聚环氧乙烷……聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醚等的至少一种，与权利要求1限定的“选自多糖和乙烯基聚合物的水溶性聚合物”不同，构成了二者之间的区别特征；对比文件2和本申请中均明确记载了聚合物的作用是抑制抛光过程中的表面不规则，可见二者的作用相同。对比文件2并没有测量实施例各组合物的PH值，而实施例中各组合物均使用了甘氨酸作为酸组分且没有加入碱性化合物，因此使组合物很可能呈弱酸性；同时对比文件2通过对比例3-8明确教导了类似聚丙烯酸盐和聚乙烯醇的有机化合物不能抑制凹坑的形成，其中的聚乙烯醇是权利要求1中 “乙烯基聚合物”的下位概念。因此，尽管对比文件2概述部分记载了其组合物优选调至PH值3-10，但结合其实施例记载的内容，根据对比文件2的整体教导可以得出的仅是：对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导。但尽管所述教导并不明确，本领域技术人员在对比文件2的基础上仍然不会有动机将其使用的聚合物替换为上述不建议使用的聚丙烯酸盐和聚乙烯醇，或者是对比文件1中的聚乙烯醇等聚合物。因此权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合具备创造性。
观点2：其与观点1的区别在于，既然对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导，可以质疑权利要求1相对于对比文件2和对比文件1相结合的创造性，请申请人来进行陈述。
通过上述案例可以看出有必要对“三步法”的第三步进行研究，从而讨论产生不同观
点和结论的原因，并通过讨论其中涉及的各概念的含义、对技术启示进行分类理解等来尽量地统一审查标准。
四、讨论和观点分析
《审查指南》第二部分第四章中规定了如何采用“三步法”进行创造性是否显而易见的判断。其中第三步为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”：在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将所述区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的启示；这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明；并列举了通常认为现有技术中存在技术启示的情况。4.1概念的理解
4.1.1 对于“现有技术整体上”的理解
判断现有技术是否存在技术启示时，必须考虑技术启示的整体性要求，具体包括以下几方面的含义：
（1）将全部区别技术特征应用到最接近的现有技术以形成一个新的技术方案,该技术方案整体上能够被用于解决发明或实用新型实际要解决的技术问题；不仅要考虑技术方案本身,还要考虑发明所属技术领域、所要解决的技术问题和所产生的技术效果。
（2）当发明或实用新型与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时,技术启示的整体性是指将多个区别技术特征全部同时应用到最接近的现有技术,而不是将部分区别技术特征应用到最接近的现有技术,也不是将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术。
（3）在判断区别特征在发明创造性中所起的作用时，需要全面考虑对比文件中关于功能和原理、技术效果、实验数据等方面的描述,以便从整体上理解对比文件所给出的教导，充分考虑该技术特征在对比文件中所处的技术环境来判断是否存在技术启示。要把该技术特征放到对比文件的整体内容这个大技术环境中去考虑是否具有技术启示，充分考虑到该技术特征与其他相关技术特征之间的联系、实际存在的协同作用，而不能将对比文件所披露的该技术特征与其他相关技术特征生硬地割裂，注意避免“唯技术特征至上论”。 可以看出，上述具体案例中，驳回决定观点的问题即在于：将对比文件1、2中PH值这一技术特征与对比文件的整体技术方案相割裂地看待，只看技术特征是否存在于对比文件中而无视该技术特征所处的技术环境。具体表现为：忽略了对比文件1中对于PH值的限制及该限制与其要解决的技术问题之间的关系，简单地认为只要对比文件2公开了相近的PH值数值范围即存在将对比文件1和对比文件2相结合的技术启示。而复审决定则从整体上考虑了对比文件1和对比文件2的技术内容：根据对比文件1通篇记载的内容得出对比文件1给出了PH值不能提高至3以上的明确相反教导，因此本领域技术人员无法将对比文件2中记载的pH值可以在3以上的技术方案与对比文件1进行结合从而得到pH值能够在3以上，甚至是权利要求1的pH值为8-12的技术方案。可见，这种充分考虑了技术启示
的整体性的观点更为公正、客观。
4.1.2对于“技术特征所起的作用”的理解
对于技术特征所起的作用，可以是现有技术中明确指示的作用；对于能够分析得出的作用，通常应限于根据现有技术整体记载的内容，包括根据功能和原理、技术效果、实验数据等记载能够直接毫无疑义地确定的作用，针对个案可以具有自由裁量权。
判断某一技术特征的作用或取得的技术效果时，要充分考虑到该技术特征与其他相关技术特征之间的联系，所述作用或效果应当是该技术特征在整体技术方案中的作用、而不是给部分技术特征带来的作用或效果，当所述技术特征具有多个作用或效果时，应是重点考虑能够给技术方案带来创造性的实质性作用或效果、而不是一般性的作用或效果。 要注意的是，当结合本领域技术人员的普通技术知识进行分析时，不应自觉或不自觉地将发明所要解决的技术问题强加到对比文件中来解释所述区别特征在对比文件中的作用；对没有明确记载的作用进行推理分析时，不应该无限放大对比文件的内容、脱离对比文件的整体技术方案而扩大至该区别技术特征本身所能够具有的任何作用；尤其是对比文件中明确记载的作用与其在申请文件中根本不同时，更不能进行这样的推理分析而认为本领域技术人员能够推出可以起到相同的作用从而存在技术启示。同时，不应随意地将对比文件中明确记载的或能够直接毫无疑义确定的作用随意进行概括化、具体化等。
4.1.3对于“这种启示会使……有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”中“会”的理解
判断是否存在技术启示时，难免会涉及到如何理解《审查指南》第二部分第四章
3.2.1.1节中“这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”这一规定里面“会”的含义。对此，《审查指南》没有给出“会”的确切含义，也没有明确地阐述什么情况下才“会”得到技术启示，而“会”字的一般理解包含“必然会”和“可能会”两层含义，这两种不同理解的存在容易导致不同观点的出现。
可以看出，上文指出的需要注意的“区别技术特征本身所能够具有的任何作用均可以根据对比文件的内容而得出”等情况即属于“可能会”的观点，采用“可能会”的观点会极大地抹杀申请人对现有技术所做出的贡献。笔者认为，用“必然会”的观点来判断是否存在技术启示更为公正、客观。
对此，我们可以参考欧洲专利审查指南中关于显而易见性判断的第三步中所强调的“would(会)”与“could(能)”之间的区别。基于对现有技术整体技术方案的理解,如果现有技术给出了“会(would)”进行技术改进的指引（其对应于“必然会”），那么可以认为存在技术启示；而如果现有技术仅仅给出了“能(could)”进行技术改进的指引（其对应于“可能会”），那么则不能认为存在技术启示。
4.2 技术启示的分类
关于技术启示的分类，通常认为分为明示、暗示两类。笔者认为按照启示的程度和方
向，可以进一步细分为明示、暗示、不确定的情况和无启示四种情况。
在判断是否存在技术启示的过程中需要具体考虑的因素包括：是否需要对现有技术中的技术特征进行改型、是否需要对所述技术特征的作用进行分析判断等。
根据上述需要考虑的因素可知，当区别特征及其作用都已经明确地被现有技术所公开时，所给出的技术启示即为明示，这样的明示在实际审查过程中结论明确，不会存在争议。 而如果需要对现有技术中的技术特征进行改型来得到所述区别特征和/或需要对其所起的作用进行分析判断时，则不再属于明示，这时需要判断其是否属于暗示。判断过程中的关键点和难点是如何界定暗示的“边界”，即“暗示”和“不确定的情况”之间的界线。 审查操作规程实质审查分册2011版第四章1.3.1节中列举了现有技术整体上存在技术启示的五种情形，这五种情形基本涵盖了明示和暗示的绝大部分情况。在此基础上，可以尝试界定暗示的“边界”。笔者给出的建议是：对于需要将现有技术中公开的技术特征进行改型来得到区别特征的情况，应限于本领域技术人员能够通过公知的变化或利用公知的原理对该技术手段进行改型且可以预期其效果的情况。对于通过分析判断而得出的技术特征所起的作用，尽管可以结合本领域技术人员的普通技术知识，但不应该无限放大对比文件的内容、脱离对比文件的整体技术方案而扩大至该区别技术特征本身所能够具有的任何作用；因此通常应限于根据现有技术整体记载的内容，包括根据功能和原理、技术效果、实验数据等记载能够直接毫无疑义地确定的作用，从整体上理解对比文件所给出的教导；作为补充，出于解决本领域中公知的问题或满足本领域普遍存在的需求的目的，如出于更便宜、更洁净、更快捷、更轻巧、更耐久或更有效的考虑，也可以作为对最接近的现有技术进行改进的动机。
对于绝大部分案件的审查，可以将上述内容作为暗示“边界”的基本把握尺度，当然，在个案的审查时可以具有自由裁量权而进行适当的调整。
对于无启示的情况，通过下表进行举例说明，虽然不可能进行穷举，但无启示在实际审查过程中结论是比较明确的，通常也不会存在争议。
启示种技术特征是否 技术特征的技术特征的效果 类 作用
无法产生与本申请同 无启示完全记载 作用不同 的效果
无启示完全记载 作用相同
介于暗示和无启示之间的即为不确定的情况，由于不确定的情况千变万化，也会因为技术领域、现有技术发展情况等的不同而不同，这里就不进行举例说明了。
本文还想讨论的是关于不确定的情况应该如何看待。上文介绍的具体案例中，在使用对比文件2结合对比文件1来判断其是否具备创造性时即属于不确定的情况。如上所述，两个不同观点的分歧在于：在对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导的情况下，是认为本领域技术人员 是否存在技术障碍、技术偏见等 是
不会有动机将其使用的聚合物替换为对比文件2所不建议使用的种类、而认可权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合具备创造性，还是可以质疑权利要求1相对于对比文件2和对比文件1结合的创造性、请申请人来进行陈述。
对此笔者的观点和建议是：尽管对比文件2没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导，但根据对比文件2的整体内容，本申请所记载的聚合物恰恰是对比文件2中作为对比例的聚合物，对比文件2中使用聚丙烯酸盐、聚乙烯醇作为对比例说明了该类聚合物无法抑制凹坑的形成。在这种情况下，本领域技术人员已经足以明确本申请中记载的聚合物并不适用于对比文件2的情形，此时，在以对比文件2为基础时，本领域技术人员不会有动机将其使用的聚合物替换为其所不建议使用的种类。因此笔者同意观点1的意见。如果采用观点2，则忽视了对比文件2的整体导向，即忽视了判断技术方案是否显而易见的过程中，本领域的技术人员在面对所述技术问题时对最接近的现有技术进行改进的“动机”的重要性。
通过上述论述，笔者尝试对“现在技术中是否存在技术启示”提出了自己的理解和观点，在此作为抛砖引玉之言，望大家不吝赐教。
参考文献：
［１］中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南［M］，知识产权出版社,2010年1月第1版：172-175。
［２］尹新天，中国专利法详解［M］，知识产权出版社，2011年3月第1版：266-276。 ［３］苗迎华，关于中国专利审查中创造性判断的技术启示的思考［J］，法制与社会，2008（27）：385。
［４］孙建梅，如何认定现有技术中的技术启示——从两个实际案例引发的思考［J］，审查业务通讯，2001（1）：44-51。
［５］周亚娜，浅谈结构相同是否等于存在结合的技术启示［J］，审查业务通讯，2013
（3）：28-33。
［6］王治华，黄非，谈创造性评判过程中怎样做到“会(would)”避免“能(could)”［J］，中国发明与专利，2012（7）：71-76。
［7］钱芸，如何认定创造性评判中现有技术的技术启示［J］，审查业务通讯，2005
（7）：17-20。
［8］杨小明，是否有结合启示的判断［J］，审查业务通讯，2005（8）：9-12。
[讲座4]关于现有技术是否存在技术启示的思考
一、引言
创造性的判断应在技术事实认定的基础上进行法律的评判，其理论上应当是客观的，但往往主观影响因素或多或少都会存在，无法完全避免。在采用“三步法”进行关于创造性判断时，第三步为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，与前两步相比，第三步是影响审查结论的关键。因此在实际审查过程中，应当在精确把握本申请和现有技术的技术方案的基础上，尽量真实准确地搭建起现有技术与发明之间的桥梁，只有以此为基础,才能够找到申请人对社会的真正贡献点,并使得其贡献能够得到专利权的保护。
二、国外相关规定
欧洲：
为了判断发明是否显而易见，在欧专局的审查指南中建议了一种
“problem-and-solution”方法，这种方法与我国审查指南中为判断发明是否具备突出的实质性特点时所采用的三步法基本一致，即：确定最接近的现有技术；确定所要解决的客观技术问题；以及从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。针对其中的第三步，欧专局的审查指南提出了一种
“could-would”方法：在判断是否显而易见时，要考虑现有技术整体上是否给出这样的教导，该教导将会(would)、而不仅是能够(could)使本领域技术人员在本申请的申请日之前，在面对所要解决的客观技术问题时将考虑该教导来修改现有技术，从而得到本发明的方案，并因此实现本发明的技术效果。也就是说，关键点不是本领域技术人员是否能够通过修改最接近现有技术来实现本发明，而是会不会由于现有技术的提示而这样做，以解决本发明实际要解决的问题或实现某种改善或优点。
美国：
美国专利法第103条规定：即使一项发明如美国专利法第102条所要求的那样，没有以相同的方式被公开过或者记载过，如果希望被授予专利权的主题与现有技术之间的差别使得将该主题作为一个整体来看，在作出发明的时候对于所属领域中的普通技术人员来说是显而易见的，则不能授予专利权。
美国针对组合现有技术建立了“教导-提示-动机”准则。根据这一准则，当创造性的判断需要将多份对比文献组合起来时，只有当这些文献中给出了明确的建议、教导，使普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。该准则在使用时，对所采用的组合对比文献具有过于严格和僵硬的限制，并将“普通技术人员”定义为几乎没有任何创造能力的人，因此在应用中带来了一些问题。
针对“教导-提示-动机”准则的上述不足，2007年4月30日美国联邦最高法院针对KSR案做出最终决定，对上述准则进行了补充，主要内容包括：
1、“教导-启示-动机”准则不再是判断非显而易见性的唯一标准，在不同的案例中，判断不同发明非显而易见性的标准不是唯一的，要根据案例的具体情况客观地选择合适的标准。
2、扩大教导、启示的来源：非显而易见性的判断不能局限于表达教导、启示或者动机的文字的字面含义，也不能过分强调已公开文献和授权专利的字面内容的重要性。
3、更正组合动机的理由：美国最高法院认为，决定己知技术的结合是否存在明显原因时, 经常需要考虑：多个互相关联专利的教导；科学技术的发展状况以及市场的需求；本技术领域普通技术人员的背景知识。
三、问题的提出
可以看出，我国创造性审查中规定的“三步法”与欧专局的“problem-and-solution”方法相近。尽管“三步法”的建立大大降低了创造性审查中的主观性，使创造性的审查标准能够尽量得到统一，但在实际审查中对于“三步法”中的“现有技术整体是否存在技术启示”的把握尺度仍不尽相同，导致针对同一案情可能产生不同的观点和结论。以下通过一个案例来具体说明。
案情介绍：
本案涉及申请号为[1**********]0.5，名称为“抛光组合物和使用该组合物生产布线结构的方法”的发明专利申请。实质审查过程中，国家知识产权局原审查部门以权利要求1-7不具备创造性为理由作出驳回决定。
驳回决定所针对的权利要求1涉及一种抛光组合物，含有“选自多糖和乙烯基聚合物的水溶性聚合物”、碱性化合物等组分 ，且该组合物的pH值为8-12。
实质审查过程中共引用了两篇对比文件：
对比文件1（CN1371528A）公开了一种研磨剂，含有聚丙烯酸或聚乙烯醇等水溶性高分子、酸等。调整PH值在3以下可以实现高研磨速度，当PH值超过3时，研磨速度变小。 对比文件2（CN1398939A）公开一种研磨组合物，包含聚环氧乙烷等聚合物、研磨剂等组分。所述抛光组合物优选pH值为3-10，可含有多种碱性化合物。对比例3-8中记载了当分别使用聚丙烯酸盐、聚乙烯醇作为聚合物时，都会在铜布线部分上形成深凹坑。 驳回决定指出：权利要求1与对比文件1的区别特征在于组合物的PH值不同，对比文件2给出了可以将抛光组合物的pH值调节至3-10以便于抛光组合物顺利地进行抛光的技术启示。因此，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
前置审查意见书中进一步指出：权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合也不具备创造性。
对此，复审委员会在第50135号复审请求审查决定中指出：对比文件1公开了一种研磨剂，明确记载了其组合物含有酸组分，且需要调整PH值在3以下。经比较可知，权利要求1与对比文件1之间区别特征在于：权利要求1限定了抛光组合物含有碱性化合物，组
合物的pH值为8-12；而对比文件1的组合物中不含有碱性化合物，并要求组合物PH值在3以下。本申请实施例部分记载的效果对比显示，使用碱性化合物后带来的碱性pH值的选择能够获得提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力的技术效果，因此权利要求1实际要解决的技术问题是：提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力。由于对比文件1已经明确记载了：当PH值超过3时，钽、钽合金和/或钽化合物的研磨速度小，通过酸的添加量可调整PH值；且PH值在3以下的实施例2与PH值为3.25（超过3）的实施例9相比，钽和氮化钽的研磨速度加快。由此可知，对比文件1通篇记载的内容都教导其组合物的PH值在3以下才能实现高研磨速度，从而解决提高研磨速度的技术问题。因此本领域技术人员根据对比文件1的教导，不会选择将其组合物的PH值提高至3以上，即对比文件1中存在明确的相反的教导。在此基础上，尽管对比文件2记载了优选pH值调至3-10，但本领域技术人员无法将对比文件2中记载的技术方案与对比文件1进行结合从而得到本申请的技术方案。而且对比文件1和2均没有涉及本申请中基于原料清除率所定义的抛光组合物的稳定性，因此均没有给出通过使用碱性化合物来调整PH值为权利要求1所限定的8-12、从而解决“维持抛光组合物有利的操作效率、提高抛光组合物的稳定性/原料清除率保持能力”这一技术问题的技术启示。因此权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
对于前置审查意见，经讨论后存在以下两种观点：
观点1：对比文件2的组合物中使用的聚合物选自聚环氧乙烷……聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醚等的至少一种，与权利要求1限定的“选自多糖和乙烯基聚合物的水溶性聚合物”不同，构成了二者之间的区别特征；对比文件2和本申请中均明确记载了聚合物的作用是抑制抛光过程中的表面不规则，可见二者的作用相同。对比文件2并没有测量实施例各组合物的PH值，而实施例中各组合物均使用了甘氨酸作为酸组分且没有加入碱性化合物，因此使组合物很可能呈弱酸性；同时对比文件2通过对比例3-8明确教导了类似聚丙烯酸盐和聚乙烯醇的有机化合物不能抑制凹坑的形成，其中的聚乙烯醇是权利要求1中 “乙烯基聚合物”的下位概念。因此，尽管对比文件2概述部分记载了其组合物优选调至PH值3-10，但结合其实施例记载的内容，根据对比文件2的整体教导可以得出的仅是：对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导。但尽管所述教导并不明确，本领域技术人员在对比文件2的基础上仍然不会有动机将其使用的聚合物替换为上述不建议使用的聚丙烯酸盐和聚乙烯醇，或者是对比文件1中的聚乙烯醇等聚合物。因此权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合具备创造性。
观点2：其与观点1的区别在于，既然对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导，可以质疑权利要求1相对于对比文件2和对比文件1相结合的创造性，请申请人来进行陈述。
通过上述案例可以看出有必要对“三步法”的第三步进行研究，从而讨论产生不同观
点和结论的原因，并通过讨论其中涉及的各概念的含义、对技术启示进行分类理解等来尽量地统一审查标准。
四、讨论和观点分析
《审查指南》第二部分第四章中规定了如何采用“三步法”进行创造性是否显而易见的判断。其中第三步为“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”：在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将所述区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的启示；这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明；并列举了通常认为现有技术中存在技术启示的情况。4.1概念的理解
4.1.1 对于“现有技术整体上”的理解
判断现有技术是否存在技术启示时，必须考虑技术启示的整体性要求，具体包括以下几方面的含义：
（1）将全部区别技术特征应用到最接近的现有技术以形成一个新的技术方案,该技术方案整体上能够被用于解决发明或实用新型实际要解决的技术问题；不仅要考虑技术方案本身,还要考虑发明所属技术领域、所要解决的技术问题和所产生的技术效果。
（2）当发明或实用新型与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时,技术启示的整体性是指将多个区别技术特征全部同时应用到最接近的现有技术,而不是将部分区别技术特征应用到最接近的现有技术,也不是将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术。
（3）在判断区别特征在发明创造性中所起的作用时，需要全面考虑对比文件中关于功能和原理、技术效果、实验数据等方面的描述,以便从整体上理解对比文件所给出的教导，充分考虑该技术特征在对比文件中所处的技术环境来判断是否存在技术启示。要把该技术特征放到对比文件的整体内容这个大技术环境中去考虑是否具有技术启示，充分考虑到该技术特征与其他相关技术特征之间的联系、实际存在的协同作用，而不能将对比文件所披露的该技术特征与其他相关技术特征生硬地割裂，注意避免“唯技术特征至上论”。 可以看出，上述具体案例中，驳回决定观点的问题即在于：将对比文件1、2中PH值这一技术特征与对比文件的整体技术方案相割裂地看待，只看技术特征是否存在于对比文件中而无视该技术特征所处的技术环境。具体表现为：忽略了对比文件1中对于PH值的限制及该限制与其要解决的技术问题之间的关系，简单地认为只要对比文件2公开了相近的PH值数值范围即存在将对比文件1和对比文件2相结合的技术启示。而复审决定则从整体上考虑了对比文件1和对比文件2的技术内容：根据对比文件1通篇记载的内容得出对比文件1给出了PH值不能提高至3以上的明确相反教导，因此本领域技术人员无法将对比文件2中记载的pH值可以在3以上的技术方案与对比文件1进行结合从而得到pH值能够在3以上，甚至是权利要求1的pH值为8-12的技术方案。可见，这种充分考虑了技术启示
的整体性的观点更为公正、客观。
4.1.2对于“技术特征所起的作用”的理解
对于技术特征所起的作用，可以是现有技术中明确指示的作用；对于能够分析得出的作用，通常应限于根据现有技术整体记载的内容，包括根据功能和原理、技术效果、实验数据等记载能够直接毫无疑义地确定的作用，针对个案可以具有自由裁量权。
判断某一技术特征的作用或取得的技术效果时，要充分考虑到该技术特征与其他相关技术特征之间的联系，所述作用或效果应当是该技术特征在整体技术方案中的作用、而不是给部分技术特征带来的作用或效果，当所述技术特征具有多个作用或效果时，应是重点考虑能够给技术方案带来创造性的实质性作用或效果、而不是一般性的作用或效果。 要注意的是，当结合本领域技术人员的普通技术知识进行分析时，不应自觉或不自觉地将发明所要解决的技术问题强加到对比文件中来解释所述区别特征在对比文件中的作用；对没有明确记载的作用进行推理分析时，不应该无限放大对比文件的内容、脱离对比文件的整体技术方案而扩大至该区别技术特征本身所能够具有的任何作用；尤其是对比文件中明确记载的作用与其在申请文件中根本不同时，更不能进行这样的推理分析而认为本领域技术人员能够推出可以起到相同的作用从而存在技术启示。同时，不应随意地将对比文件中明确记载的或能够直接毫无疑义确定的作用随意进行概括化、具体化等。
4.1.3对于“这种启示会使……有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”中“会”的理解
判断是否存在技术启示时，难免会涉及到如何理解《审查指南》第二部分第四章
3.2.1.1节中“这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”这一规定里面“会”的含义。对此，《审查指南》没有给出“会”的确切含义，也没有明确地阐述什么情况下才“会”得到技术启示，而“会”字的一般理解包含“必然会”和“可能会”两层含义，这两种不同理解的存在容易导致不同观点的出现。
可以看出，上文指出的需要注意的“区别技术特征本身所能够具有的任何作用均可以根据对比文件的内容而得出”等情况即属于“可能会”的观点，采用“可能会”的观点会极大地抹杀申请人对现有技术所做出的贡献。笔者认为，用“必然会”的观点来判断是否存在技术启示更为公正、客观。
对此，我们可以参考欧洲专利审查指南中关于显而易见性判断的第三步中所强调的“would(会)”与“could(能)”之间的区别。基于对现有技术整体技术方案的理解,如果现有技术给出了“会(would)”进行技术改进的指引（其对应于“必然会”），那么可以认为存在技术启示；而如果现有技术仅仅给出了“能(could)”进行技术改进的指引（其对应于“可能会”），那么则不能认为存在技术启示。
4.2 技术启示的分类
关于技术启示的分类，通常认为分为明示、暗示两类。笔者认为按照启示的程度和方
向，可以进一步细分为明示、暗示、不确定的情况和无启示四种情况。
在判断是否存在技术启示的过程中需要具体考虑的因素包括：是否需要对现有技术中的技术特征进行改型、是否需要对所述技术特征的作用进行分析判断等。
根据上述需要考虑的因素可知，当区别特征及其作用都已经明确地被现有技术所公开时，所给出的技术启示即为明示，这样的明示在实际审查过程中结论明确，不会存在争议。 而如果需要对现有技术中的技术特征进行改型来得到所述区别特征和/或需要对其所起的作用进行分析判断时，则不再属于明示，这时需要判断其是否属于暗示。判断过程中的关键点和难点是如何界定暗示的“边界”，即“暗示”和“不确定的情况”之间的界线。 审查操作规程实质审查分册2011版第四章1.3.1节中列举了现有技术整体上存在技术启示的五种情形，这五种情形基本涵盖了明示和暗示的绝大部分情况。在此基础上，可以尝试界定暗示的“边界”。笔者给出的建议是：对于需要将现有技术中公开的技术特征进行改型来得到区别特征的情况，应限于本领域技术人员能够通过公知的变化或利用公知的原理对该技术手段进行改型且可以预期其效果的情况。对于通过分析判断而得出的技术特征所起的作用，尽管可以结合本领域技术人员的普通技术知识，但不应该无限放大对比文件的内容、脱离对比文件的整体技术方案而扩大至该区别技术特征本身所能够具有的任何作用；因此通常应限于根据现有技术整体记载的内容，包括根据功能和原理、技术效果、实验数据等记载能够直接毫无疑义地确定的作用，从整体上理解对比文件所给出的教导；作为补充，出于解决本领域中公知的问题或满足本领域普遍存在的需求的目的，如出于更便宜、更洁净、更快捷、更轻巧、更耐久或更有效的考虑，也可以作为对最接近的现有技术进行改进的动机。
对于绝大部分案件的审查，可以将上述内容作为暗示“边界”的基本把握尺度，当然，在个案的审查时可以具有自由裁量权而进行适当的调整。
对于无启示的情况，通过下表进行举例说明，虽然不可能进行穷举，但无启示在实际审查过程中结论是比较明确的，通常也不会存在争议。
启示种技术特征是否 技术特征的技术特征的效果 类 作用
无法产生与本申请同 无启示完全记载 作用不同 的效果
无启示完全记载 作用相同
介于暗示和无启示之间的即为不确定的情况，由于不确定的情况千变万化，也会因为技术领域、现有技术发展情况等的不同而不同，这里就不进行举例说明了。
本文还想讨论的是关于不确定的情况应该如何看待。上文介绍的具体案例中，在使用对比文件2结合对比文件1来判断其是否具备创造性时即属于不确定的情况。如上所述，两个不同观点的分歧在于：在对比文件2并没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导的情况下，是认为本领域技术人员 是否存在技术障碍、技术偏见等 是
不会有动机将其使用的聚合物替换为对比文件2所不建议使用的种类、而认可权利要求1相对于对比文件2和对比文件1的结合具备创造性，还是可以质疑权利要求1相对于对比文件2和对比文件1结合的创造性、请申请人来进行陈述。
对此笔者的观点和建议是：尽管对比文件2没有给出在碱性条件、例如PH值为8-12下聚丙烯酸盐和聚乙烯醇无法抑制凹坑形成的明确相反教导，但根据对比文件2的整体内容，本申请所记载的聚合物恰恰是对比文件2中作为对比例的聚合物，对比文件2中使用聚丙烯酸盐、聚乙烯醇作为对比例说明了该类聚合物无法抑制凹坑的形成。在这种情况下，本领域技术人员已经足以明确本申请中记载的聚合物并不适用于对比文件2的情形，此时，在以对比文件2为基础时，本领域技术人员不会有动机将其使用的聚合物替换为其所不建议使用的种类。因此笔者同意观点1的意见。如果采用观点2，则忽视了对比文件2的整体导向，即忽视了判断技术方案是否显而易见的过程中，本领域的技术人员在面对所述技术问题时对最接近的现有技术进行改进的“动机”的重要性。
通过上述论述，笔者尝试对“现在技术中是否存在技术启示”提出了自己的理解和观点，在此作为抛砖引玉之言，望大家不吝赐教。
参考文献：
［１］中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南［M］，知识产权出版社,2010年1月第1版：172-175。
［２］尹新天，中国专利法详解［M］，知识产权出版社，2011年3月第1版：266-276。 ［３］苗迎华，关于中国专利审查中创造性判断的技术启示的思考［J］，法制与社会，2008（27）：385。
［４］孙建梅，如何认定现有技术中的技术启示——从两个实际案例引发的思考［J］，审查业务通讯，2001（1）：44-51。
［５］周亚娜，浅谈结构相同是否等于存在结合的技术启示［J］，审查业务通讯，2013
（3）：28-33。
［6］王治华，黄非，谈创造性评判过程中怎样做到“会(would)”避免“能(could)”［J］，中国发明与专利，2012（7）：71-76。
［7］钱芸，如何认定创造性评判中现有技术的技术启示［J］，审查业务通讯，2005
（7）：17-20。
［8］杨小明，是否有结合启示的判断［J］，审查业务通讯，2005（8）：9-12。